当前位置:首页 >> 法律服务>> 律师在线 >> 读案例 >> 争议诉讼

商标权纠纷案例(九) 北京加达加美投资咨询有限公司与北京某出国顾问有限公司商标权纠纷案

来源:北京市工商业联合会 发布时间:2017年07月04日

一、基本案情

原告北京加达加美投资咨询有限公司(以下简称加达加美投资咨询公司)

被告北京某出国顾问有限公司(以下简称某出国顾问公司)

原告加达加美投资咨询公司起诉称:2003年,加拿大加达国际商务投资咨询公司(简称加拿大加达公司)经国家工商行政管理总局商标局(简称商标局)核准在第42类服务项目上注册了第3002228号“加达”商标。同年1月30日,加拿大加达公司与我公司签订商标使用许可合同,将其享有的“加达”商标许可我公司在中国境内独占使用,许可期限为2003年1月30日起至2013年1月20日止。2012年,加拿大加达公司又与我公司签订《商标权转让及独占许可使用合同》,授予我公司在上述商标转移登记到我公司名下前,我公司享有对上述商标的独占使用权。某出国顾问公司成立于2008年9月,经营范围与我公司相同。但作为在后成立的企业,某出国顾问公司在其企业名称中使用了“加达”字样,且从2011年至今,某出国顾问公司在网络推广宣传中不断以“加达移民”等方式突出使用“加达”字样。某出国顾问公司的上述行为足以使消费者产生误认,侵害了我公司的商标专用权。为此,我公司诉至法院,请求判令某出国顾问公司停止在其企业名称字号中使用“加达”字样和在推广宣传中突出使用“加达”商标的行为,赔偿我公司经济损失3万元和为诉讼支出的公证费5520元、资料费1509元。

被告某出国顾问公司答辩称:首先,加达加美投资咨询公司不具备诉讼主体资格,无权作为原告参加诉讼。其次,即便加达加美投资咨询公司是适格原告,因“加达”商标不是驰名商标,我公司使用自己的企业名称和商标也不构成对其商标权的侵害。第三,我公司的行为不符合侵权行为的构成要件,不需要向加达加美投资咨询公司承担侵权责任。第四,加达加美投资咨询公司要求我公司赔偿损失没有事实和法律依据。综上,我公司不同意加达加美投资咨询公司的诉讼请求,请求法院驳回其诉讼请求。

经审理查明:2003年,加拿大加达公司经商标局核准在第42类服务项目上注册了第3002228号“加达”文字商标,核定服务项目为出国咨询、非贸易业务的专业咨询、法律服务、提供语言文字服务,商标注册有效期已续展至2023年1月20日。

2003年1月30日,加拿大加达公司与加达加美投资咨询公司签订《商标权独占使用许可合同》,将其享有商标权的“加达”商标许可加达加美投资咨询公司在中国境内独占使用,许可期限为2003年1月30日起至2013年1月20日止,许可使用费为10万元。

2012年9月1日,加拿大加达公司与加达加美投资咨询公司签订了一份《商标权转让及独占使用许可合同》,双方约定:加拿大加达公司向加达加美投资咨询公司转让“加达”商标的商标权,双方到国家商标管理部门办理商标权转让的转移登记手续;鉴于加达加美投资咨询公司享有的商标独占许可使用期间将于2013年1月到期,在上述商标转移登记到加达加美投资咨询公司名下前,加拿大加达公司许可加达加美投资咨询公司在中国境内独占使用上述商标,加达加美投资咨询公司有权以自己的名义向侵权人提起诉讼主张。

2013年5月27日,商标局出具核准商标转让证明,该证明显示第3002228号商标被核准转让给加达加美投资咨询公司。

2003年至2009年期间,加达加美投资咨询公司在《环球时报》上多次刊登了有关加拿大投资移民的广告,并突出使用了“加达”、“加达投资移民”的字样。此外,为证明其使用“加达”商标进行广告宣传的情况,加达加美投资咨询公司还提供了其与相关广告公司签订的广告合同、举行推广活动的照片。

某出国顾问公司成立于2008年9月23日,经营范围包括因私出入境中介服务、代理服务。

2012年3月23日,在百度网(网址为www.baidu.com)上分别以“加达”、“加达出国”和“加达出国咨询”为关键词进行搜索,均可得到相应搜索结果,分别选择搜索结果中题为“某加达出国移民公司—投资移民,加拿大移民,加拿大投资移民,美……”、“出国指南—太平洋加达移民”和“某加达出国移民公司—投资移民,加拿大移民,加拿大投资移民,美……”的链接,均可进入某出国顾问公司的网站首页或相应页面(网站域名为pacificimmi.com),网站页面上方突出显示有“某加达移民”字样和“CAN-REACHPACIFIC”及图的组合标识,网站内容为办理移民的相关信息。上述被点击的搜索结果简介信息为“加拿大投资移民、美国投资移民、移民加拿大移民美国选择某加达!加拿大移民成功率最高,最新美国移民EB5项目热线4006108118”。

2012年3月31日,在百度网上以“加达”为关键词搜索,点击搜索结果中排在第四位的题为“某加达出国移民公司—投资移民,加拿大移民,加拿大投资移民,美……”的链接,仍可以进入某出国顾问公司域名为pacificimmi.com的网站。同日,在百度网上以“加达移民”为关键词搜索,排在第一位的搜索结果题为“加达移民—某加达移民国际化移民咨询公司”,标题旁显示有“推广链接”字样,搜索简介信息为“加达移民是加拿大规模最大最具实力的国际化移民公司感谢您成为加达移民客户”;点击上述链接,可以进入某出国顾问公司域名为pacificimmi.cn的网站。上述两个网站上仍显示有“某太平洋加达移民”字样和“CAN-REACHPACIFIC”及图的组合标识。

对于以上搜索、访问过程,加达加美投资咨询公司均申请北京市中信公证处进行了证据保全公证。此外,加达加美投资咨询公司还对其以“移民”为关键词进行搜索并访问某出国顾问公司网站的过程进行了公证。为此,加达加美投资咨询公司共支付公证费5520元。

另查一,2010年9月14日,某出国顾问公司注册了第7231204号“CAN-REACH(PACIFIC)”及图商标,核定服务项目为第45类留学咨询、出国移民咨询、法律咨询、诉讼服务等。此外,某出国顾问公司还注册了第9957115号和第9957145号,核定服务类别分别为第42类计算机编程、计算机软件设计、提供互联网搜索引擎等和第45类法律研究、诉讼服务、知识产权咨询、版权管理、域名注册等。

另查二,加达加美投资咨询公司还为本案支出资料检索费及复印费共计1509元。

以上事实,有商标注册证、核准续展注册证明、《商标权独占使用许可合同》、《商标权转让及独占使用许可合同》、报纸复印件、文献复制证明、广告合同、发票、(2012)京中信内经证字第03970、03971、04586、04587、04588号公证书及当事人陈述等在案佐证。

二、法院意见

法院认为:商标注册人对其经核准注册的商标享有专用权,并有权许可他人使用其商标。涉案“加达”商标由加拿大加达公司申请注册,后转让给加达加美投资咨询公司。根据加拿大加达公司与加达加美投资咨询公司之间签订的商标权独占使用许可及商标权转让合同,加达加美投资咨询公司对于其受让涉案“加达”商标之前、属于商标独占许可期限内的侵权行为亦有权主张权利。因此,对于某出国顾问公司提出加达加美投资咨询公司不是本案适格主体的辩称,本院不予支持。

本案中,加达加美投资咨询公司主张某出国顾问公司在该公司企业名称中使用“加达”字样以及在网络推广中突出使用“加达”字样的行为,均侵犯了“加达”商标的专用权。根据商标法及相关司法解释的规定,企业名称因突出使用而侵犯在先注册商标专用权的,应依照商标侵权行为处理;企业名称未突出使用但其使用足以产生市场混淆、违反公平竞争的,应依照不正当竞争处理。某出国顾问公司在其企业名称中使用“加达”文字属于其在注册企业名称时的使用行为,并不属于突出使用企业名称的行为,该行为即便侵权,亦应由反不正当竞争法调整,而不应由商标法调整。因此,对于加达加美投资咨询公司本案提出某出国顾问公司在该公司企业名称中使用“加达”字样侵犯其商标专用权的诉讼主张,本院不予支持。相应地,对加达加美投资咨询公司要求某出国顾问公司停止使用含有“加达”字样企业名称的诉讼请求,本案中亦不予支持。

关于某出国顾问公司在网络推广中使用“加达”一节,加达加美投资咨询公司主张某出国顾问公司在进行网络推广过程中将“加达移民”等作为推广关键词使用,且在域名为jdcrc.com的网站上突出使用了“加达”商标。但某出国顾问公司对此不予认可。根据加达加美投资咨询公司的现有证据,首先,可以认定某出国顾问公司在网络推广中突出使用了“加达移民”字样。根据加达加美投资咨询公司在2012年3月31日以“加达移民”为关键词的搜索情况,涉案搜索结果的标题及简介信息中均突出显示有“加达移民”字样,且该搜索结果标题旁还显示有“推广链接”字样,由此可以推定某出国顾问公司在网络推广中将“加达移民”作为其推广关键词进行了突出使用。但对于加达加美投资咨询公司公证的以其他关键词进行搜索的情况,在无其他证据辅证的情况下,不足以作出上述推定。其次,某出国顾问公司在域名为jdcrc.com的网站突出使用了“加达”字样。根据加达加美投资咨询公司提交的涉及该网站的公证书,该网站上除突出显示有“加达移民留学”字样外,还在栏目标题、网页标题上使用了“关于加达”、“加达论坛”、“加达资讯”、“联系加达”等字样。虽然某出国顾问公司否认上述网站系该公司所有,但根据该网站上显示的联系信息以及其认可与“加达移民留学法律顾问公司”存在合作关系的自认,可以认定其为该网站的经营者。某出国顾问公司对“加达”字样的上述使用行为属于在推广宣传中的使用,客观上能够使相关公众将“加达”与其提供的移民等服务相联系,从而起到标识服务来源的作用,故属于商标性使用。

根据《商标法》第五十二条的规定,在相同或类似服务上使用与注册商标相同或近似商标的行为属于侵害商标专用权的行为。本案中,某出国顾问公司通过其经营网站宣传的移民、留学服务与加达加美投资咨询公司涉案“加达”商标核定使用的出国咨询等服务属于类似服务,而“加达”属于其使用的“加达移民”、“关于加达”、“加达论坛”、“加达资讯”、“联系加达”等字样中的识别性部分,此种使用方式易使相关公众对服务的来源产生混淆或误认。因此,某出国顾问公司的涉案行为属于在类似服务上使用与涉案商标近似商标的行为,故构成了对涉案“加达”商标专用权的侵害。某出国顾问公司据此应承担停止侵害、赔偿损失的法律责任。

关于赔偿经济损失的数额,根据我国《商标法》的规定,侵犯商标专用权的赔偿数额为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利润或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失。本案中,加达加美投资咨询公司所举证据不足以证明其因涉案侵权行为所遭受的经济损失或某出国顾问公司的侵权获利,且其提出的诉讼主张仅部分成立,故本院对其所主张的赔偿数额不予全额支持,将根据涉案商标的知名度以及某出国顾问公司的侵权情节、主观过错程度等因素酌情确定。对于加达加美投资咨询公司主张的诉讼开支,将根据其合理程度、与本案的关联程度予以支持。

三、审判结果

综上,依据《中华人民共和国商标法》第五十二条第(一)项、第五十六条第一款、第二款,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十一条第一款之规定,判决如下:

一、被告北京某出国顾问有限公司于本判决生效之日立即停止涉案侵犯“加达”商标专用权的行为;

二、被告北京某出国顾问有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告北京加达加美投资咨询有限公司经济损失二万元;

三、被告北京某出国顾问有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告北京加达加美投资咨询有限公司为制止侵权支付的合理费用五千元;

四、驳回原告北京加达加美投资咨询有限公司的其他诉讼请求。

如果北京某出国顾问有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费726元,由北京加达加美投资咨询有限公司负担226元(已交纳),由北京某出国顾问有限公司负担500元(于本判决生效后7日内交纳)。